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ソフトウェア会社を退職した社員による
職務発明(営業秘密)の流出(2)

国際企業法務協会労働法研究会 

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企業法務から見るアクチュアル労務トラブルQ&A(Case5)

「法務部スタッフ」を主人公として、その視点から語られる、今日的で複雑な労働問題の数々。会話文や主人公のモノローグなどを用いて事件は語られ、時間軸に沿って事態は展開していきます。法務部スタッフは外部弁護士のアドバイスを仰ぎながら、事例に即した「落としどころ」を見出していきます。
Case5 は、「ソフトウェア会社を退職した社員による職務発明(営業秘密)の流出」です。
(※この連載はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。)

 


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  Case5 ソフトウェア会社を退職した社員による職務発明(営業秘密)の流出 (1)



Case5 ソフトウェア会社を退職した社員による職務発明(営業秘密)の流出(2)

【登場人物】
 日水弘樹:プロキシマ株式会社 法務部チーフ
 美津島良平:クラウドエレクトロニクス株式会社取締役(元プロキシマ株式会社 開発部長)
 ケイス・ヘイワーズ:プロキシマ株式会社 取締役
 井上洋一郎:プロキシマ株式会社 人事部長
 榊弁護士:プロキシマ株式会社顧問弁護士

※この記事は「Case5 ソフトウェア会社を退職した社員による職務発明(営業秘密)の流出(1)」の続編です。


【弁護士の視点1】

 翌朝、時間を早めて出社した日水は、自身のメールボックスを開いた。榊先生からの返信が到着している。タイムスタンプに表示された送信時刻を見て、心中で頭を下げながら日水はそのメールを開封した。



<榊先生の回答>

Q1 「特許法に関して(冒認出願の可能性)」に対する回答

A1 冒認出願されたデータ圧縮技術にかかる特許権の移転登録手続請求について

 平成23年改正特許法は、「当該特許にかかる発明について特許を受ける権利を有する者」に冒認出願にかかる特許の取戻権を認めているので(特許法74条)、C社が冒認出願したことを立証できれば、P社は特許権の移転登録手続を請求して、P社の特許とすることが可能である。

 C社から差止請求にかかる警告書を受けたことで、自社のデータ圧縮技術がC社に不正取得・利用されていることを知ったP社としては、C社の特許とされている圧縮技術にかかる特許(特許第12345678号)をP社に移転登録をすることが最終的な目標となるが、その目標達成手段として特許訴訟を選択することは、特許訴訟による最終的な解決に要することが予想される時間やコスト(労力・費用等)の負担を考えると必ずしも得策とはいえない。

 そこで、特許訴訟に至る前段階で解決を図るべく、不正競争防止法の営業秘密の不当流出、不正取得・利用の規定に該当するかという点を検討し、不正競争防止法の民事・刑事のエンフォースメント用することを選択肢として検討することが考えられる。

 本件では、上記の規定に該当するか否かを判断するため、調査、証拠の収集・分析、警告書に対するカウンター書面を作成・送付して交渉に着手することになる。



Q2 「不正競争防止法に関して(営業秘密の不正持ち出し、不正取得・利用等)」に対する回答

A2 営業秘密の不正持ち出し、不正取得・利用等について

 本件では、P社が開発したデータ圧縮技術、P社の顧客リストは営業秘密に該当し、それらが不当に持ち出されてC社で不正に利用され、データ圧縮技術は特許取得までされている可能性がある。そこで、営業秘密の侵害に基づく責任追及を検討すべきである。

 営業秘密の侵害を理由として民事・刑事責任を追及するために立証すべき主な事項は、①秘密管理性、②営業秘密の取得、③営業秘密の使用・開示、④図利・加害目的 ⑤営業秘密の侵害である。

① 秘密管理性
 まず、営業秘密が保護されるための要である「秘密管理性」を主張・立証することが出発点である。「秘密管理性」の解釈に関しては、経産省が、企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムの策定に参考になるべき指針として公表している営業秘密管理指針(2003年1月策定。その後数回に渡り改訂。リンク先は2015年1月28日全部改訂)が、法的拘束力をもつものではないが、企業の実務に大きな影響を与えるだけでなく、裁判所の判断にも大きな影響を与えてきた。

 2015年1月の改訂前までの営業秘密管理指針は、ベストプラクティスの観点から網羅的に整理・記載したものになっていたため、これらの要件をすべて満たさないと秘密管理が認められないかのように読み得る余地があった。現に、営業秘密管理指針が掲げる網羅的な要件が少しでもかかっていれば、秘密管理性の要件を満たさないとして責任を免れようとする傾向が見られた。

 しかし、営業秘密を不正に取得した者が、営業秘密を取得された側の防御が完璧でないことを理由に責任を免れることを認めるのでは極めて正義に反する結果となる。あまりに厳格な秘密管理性を要求し、それを満たさないと法的保護が付与されないとすると、秘密管理を行うインセンティブが減殺されかねないとの弊害も生じていた。そこで、2015年1月28日に全面的に改訂された営業秘密管理指針(以下「2015年改訂指針」という)は、ベストプラクティスの整理ではなく、不正競争防止法により差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準という観点から要件・対策を整理した。

 2015年改訂指針は、アクセス制限と、認識可能性(注1)は、秘密管理性の有無を判断する重要なファクターであるが、それぞれ別個の要件とはしていない。アクセス制限は、認識可能性を担保する1つの手段と捉えて、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる(認識可能性を満たす)場合に、十分なアクセス制限がないことを根拠に秘密管理性が否定されることはないこと、また、従業員がある情報が秘密情報であると現実に認識していれば、秘密管理措置が必要ないということにもならない(何らの秘密管理措置もしていない場合は、秘密管理性の要件は満たさない)と整理した。

(注1)営業秘密には、「秘密として管理されている」という要件(秘密管理性)が必要である。そのために「アクセス制限」「客観的認識可能性」の2個の要素が重視される。「アクセス制限」とは、当該の情報にアクセスできる者が限定されていることをいう。「客観的認識可能性」とは、営業秘密として保護したい情報について、秘密であること(部外秘、極秘、Confidentialなど)を表示される必要があることをいう。


 2015年改訂指針によれば企業が特定の情報を秘密として管理しようとする意思が従業員に対して明確に示されることで秘密管理性は認められる。このような整理を前提とすると、持ち出された秘密情報が記録された媒体の表示を確認することが重要である。
 書面であれば、「持ち出し禁止」「対外秘」「役員限り」等の表示があるか否か、電子情報であれば、文書・文書のタイトル・保存フォルダーに「秘密」「Confidential」などの表示があるかを確認し、これらがあれば、秘密管理性が容易に認められる。

 なお、持ち出された情報へのアクセス制限は2015年改訂指針では必須ではない。しかし、アクセス制限があるにもかかわらず、それを持ち出したことは、秘密管理性以外の要件を認定しやすくする事情でもあるので、以下の事実関係を確認することも有用である。

書類の場合
 書類・ファイルが保管されていた書棚・倉庫・部屋が施錠されていたか否か、解錠するための鍵を管理者が別途保管していたかどうか

電子情報の場合
 電子情報が記録されたサーバーにアクセスできる者が限定されIDやパスワードが付与されていたか、パスワードの定期的な変更が行われていたか

 また、社内規程や秘密保持契約等の諸規程を精査することも、「特定の情報を秘密として管理しようとする意思」を従業員が認識できるかに関わる重要な事項となる。したがって、就業規則や秘密情報管理規程において、データ圧縮技術や顧客リストが秘密情報に該当するかを確認する必要がある。

 本件では圧縮データを持ち出したと疑われる美津島は、元P社の開発部長である。
 そのため、退職時に秘密保持契約を締結しているか(あるいは就業規則に退職後の秘密保持条項が定められ、秘密情報が退職時点で適宜的確に特定されているか)を確認し、それにより圧縮データが秘密保持の対象とされていることを確認すること、美津島の退職時から現在に至るまでの新規顧客を補完した顧客リストを持ち出したことが疑われる社員(A)との関係では就業規則や秘密情報管理規程等で顧客リストが秘密保持の対象とされていることを確認することが重要である。

② 営業秘密の取得
 次に、営業秘密が持ち出された状況を調査・確認することが不可欠である。営業秘密の持ち出しを目撃した従業員がいればその供述を基にして美津島の圧縮データの持ち出しや、他の社員の顧客リストの持ち出しを立証することが考えられる(東京地判平成12・11・13判時1736号118頁)。
 ただし、営業秘密は秘密裡に持ち出され、取得されることが通常なので、様々な間接事実を積み重ねて営業秘密の持ち出しを立証することが必要となる。そのためには、以下の2点の確認が重要になる。

秘密情報に不自然にアクセスした事実の有無を確認する。
 書類であれば、入退室の記録やファイルの貸出記録を調べる。
 電子情報であれば、ファイルサーバーへのアクセスログを調べる。
 業務上アクセスする必要がないのに頻繁にアクセスした事実、不自然に遅い退社時間、不自然に多い残業時間、規程に違反したUSBメモリー等の接続等も、持ち出しの事実を認定する重要な間接事実となる。

メールのログを確認する(パソコン管理規程に基づくモニタリング調査として従業員のメールを調査する)。
 第三者への発信やプライベート用のメールアドレスに秘密情報を転送している事実等がないかも確認することが必要である。

 電子情報の場合、デジタルフォレンジックの専門的知見を有する外部業者に調査を依頼することも検討すべきである。電子情報は以下の①~③の点において、物理的に安定している紙媒体の情報とは異なる対応が求められるからである。


ポイント

内容

①情報の膨大化

コミュニケーションの頻度、量が増加し、従来は記録されなかった内容や詳細な情報が記録されて膨大化する

②情報の揮発性

意図して削除、変更・上書することで容易に消失し、意図しなくても、コンピュータを起動・終了、ファイルの閲覧等で変更・更新・削除される

③情報・保存場所の多様性

トレードシークレット、個人情報、秘匿特権の対象情報が含まれ、保存場所も多様な場所に及ぶ。ユーザーが意図せずに自動的に作成・付与されるメタデータ等も含まれ、ユーザー意図せずにシステムが自動的に作成し、保存するメタデータが存在するため、メタデータについてはユーザーによるアクセスが困難であるとの問題点もある


 専門業者による調査で、消去されたファイルを復元したり、USBメモリー等の外部接続機器の接続履歴等をフォレンジック調査したりすることで全容の解明につながる場合もありうる。

③ 営業秘密の使用・開示
 営業秘密の使用・開示については、通常は直接証拠が存在せず、間接証拠を積み重ねることで立証するほかはない。
 技術的な営業秘密については、自社と相手方の技術が不自然に酷似している(大阪地判平成15・2・27裁判所ウェブ)、相手方の技術の開発・製造期間が不自然に短い(大阪地判平成10・12・22知財集30巻4号1000頁)といえるか等を必要に応じて第三者機関に分析を依頼して調査すべきである。

 顧客情報については、自社の顧客と相手方の顧客とが不自然に一致していないか、顧客との取引関係を相手方が不自然な時期に開始していないか等を調査すべきである。

 不正競争防止法には、立証の困難を軽減する規定として、侵害行為について合理的疑いがある場合には、書類提出命令が認められており(7条)、これが認められた裁判例(東京地決平成27・7・27判タ1419号367頁)も出ている。
 また、平成27年改正では、a 生産方法等の営業秘密を、b 被告(加害者)により不正に取得されたこと、c 被告がその生産方法を使って生産することができる製品を生産していることを立証した場合、「その営業秘密を使用したか否か」という事実については被告に立証責任が転換されており(5条の2)、これらを活用して営業秘密の使用行為を立証することになる。

④ 図利・加害目的
 図利・加害目的も、営業秘密を取得した者の内心の意図であるため、直接立証は困難であるが、a 営業秘密を取得あるいは流出させた者の過去のメールで開示・流出先との関係を窺わせるメールの有無(外部の者と金銭のやり取りに関するチャットが図利目的を認定する証拠とされた裁判例がある。名古屋地判平成26・8・20)、b 退職後、競合会社の役員に就任していること、c 顧客リストを持ち出している部下とのメールのやり取り等を調査し、間接事実を立証することが必要である。

⑤ 営業秘密の侵害
 営業秘密侵害に対しては、刑事責任追及を民事責任追及に先行して検討する場合もある。

 私企業による証拠収集能力には限界があり、刑事手続を通じて、捜査機関による証拠収集が行われ、証拠の確保が期待できる。捜査機関に対し、説明すべき主な事項および留意点は上記⑵から⑷と同様である。

 捜査機関による強制捜査が行われれば、営業秘密を取得したと疑われる企業に存在する情報を差し押さえることができ、刑事捜査の過程で得られた証拠は、捜査機関または裁判所を通じて閲覧・謄写することができる。
 ただし、捜査中は捜査の密行性確保のため、閲覧・謄写はできないが、刑事事件の第1回公判期日が終了した後は、訴訟記録の閲覧・謄写を申出ることができ(犯罪被害者保護法3条1項)、事件終結後は、検察官に訴訟記録の閲覧を請求することができる(刑事訴訟法53条1項)。不起訴になったケースでも、検察庁の運用により、捜査記録の閲覧・謄写が認められる可能性はある(「不起訴事件記録の開示について」参照)ので、閲覧申請をしてみる価値がある。


***


 榊先生の詳細なメールを熟読した後で、日水は次のようなカウンターを考えた。


【法務部の視点1】

 P社が開発したデータ圧縮技術や、顧客リストは、設立後わずか2年程度のC社が独自に開発し、蓄積することは事実上不可能だ。 そこで、わが社としては、C社の警告書に対して、営業秘密を持ち出した美津島(やその指示を受けた役職員)のみにかかる不正競争防止法違反だけでなく、C社自体の不正競争防止法違反を主張する反論の書面を作成することが効果的だろう。

 C社によるデータ圧縮技術の特許取得や、顧客リストの作成・利用は、美津島が退職する際に、わが社の営業秘密を不正に持ち出したものであり、営業秘密の不正取得行為にあたる。C社がそれを知りながら、あるいは重大な過失により当初は知らなかったとしても、後に不正取得されたものであることを知った、あるいは重大な過失により知らないまま、営業秘密を使用する行為は営業秘密侵害に該当する(21条1項5号、6号)。

 一般的に、中途採用するに際して、対象者のバックグラウンドチェック(過去の経歴の調査)をしたうえで、前職で知った営業秘密を持ち込んでいないことを誓約書等で確約させることは重要だ。受け入れ先がこれを怠っている場合は、重大な過失として認められやすいと考えられる。

 特に、美津島はわが社の開発部長だった。C社としては、悪意に基づく、または重大な過失による営業秘密の不正取得であると認定されてしまうリスクを低くするためには、美津島を迎え入れる際に、わが社の営業秘密に属するような技術等をC社に持ち込んでいないことを誓約させる手続を採ることが不可欠だったはずだ。
 また、そのような対処を経ておかないと、データ圧縮技術の開発作業をC社において行った際に、美津島が持ち出したわが社の営業秘密とのコンタミネーションが生じかねないリスクもある。

 そのため、C社において美津島の中途採用に際して講じたリスク回避措置、データ圧縮技術の開発プロセス、顧客リストの作成プロセス等を具体的に問い質すことも有用な反撃となると考えられる。

 なお、不正競争防止法21条1項4号、5号、8号については、平成27年改正で、5条の2で、技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に限るものに限る)について次のように定めた。

・被告(加害者)によって不正に取得されたこと
・被告がその生産方法を使って生産することができる製品を生産していることを立証した場合、「その営業秘密を使用したか否か」という事実については、被告に立証責任が転換されること

 「政令で定める情報」については、試行の時点では規定せず、産業界等のニーズを踏まえ、必要に応じて規定を定めることとされている。政令で定められた場合は、本件でも、C社の特許製品がわが社のデータ圧縮技術を使用したものであることを立証すれば、C社の不正使用が推定される状況に持ち込むことができることになるだろう。


***


 ここまで考えたところで、日水は根本的な疑問にぶつかった。
 今回の美津島のようなケースは、1回限りのものであるとは言い切れない。わが社として、こうしたトラブルを繰り返さないための施策は必須だろう。

 つまり、退職する社員に秘密保持、競業避止義務を課すための効果的な方法を検討する必要がある。
 日水はその疑問を、上述したカウンター施策に書き加え、榊先生に送信した。

追加検討点 退職する社員に秘密保持、競業避止義務を課すにはどのようにすればよい?




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 「企業法務から見るアクチュアル労務トラブルQ&A(Case5)」、続く後編では、追加の検討点に対して、秘密保持にかかる社内規程や秘密保持契約、競業避止義務の運用等に関する具体的な解説が行われます。ご期待ください。




 編集/八島心平(BIZLAW)




 この連載記事を読む
  企業法務から見るアクチュアル労務トラブルQ&A


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遠藤 元一 [東京霞ヶ関法律事務所 弁護士]

東京大学法学部卒。立教大学法科大学院講師、一般社団法人GBL研究所理事、「優れた第三者委員会報告書表彰委員会」委員。執筆として『循環取引の実務対応』(民事法研究会 2012年)、『倒産と担保・保証』(共著 商事法務 2014年)、「排除的管轄合意を無効としたアップル・島野訴訟中間判決」NBL1073号等。


青木 智子 [東京霞ヶ関法律事務所 弁護士]

早稲田大学法学部卒。通常企業法務の他、企業側の立場で、労働問題、コンプライアンス問題等も取り扱う。第二東京弁護士会 子どもの権利に関する委員会に所属し、子どもに関するいじめ事件、虐待事件等の対応も行っている。上場会社の監査等委員(現任)。

国際企業法務協会労働法研究会

国際企業法務協会」 International Corporate Counsels Association = INCAは、1988年に発足し、25年以上に亘り活発に活動している組織です。多数の企業法務部および個人が加入し、専門家の定期講演会、会員間の研修会、法分野ごとに研究会などを開催し意見・情報交換・懇親等を行っています。本連載の執筆陣である国際企業法務協会 労働法研究会は2012年8月に開講し、事例研究を行っています。




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